Negli ultimi anni, il governo cinese ha intensificato la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, si assiste ancora a condotte irregolari, specialmente per quanto riguarda la violazione del marchio. Molte imprese, infatti, continuano ad utilizzare i marchi già registrati da altri per operare e pubblicizzarsi, e sfruttano maliziosamente i marchi che hanno già un’importante influenza sul mercato. Il seguente articolo si concentra su questo fenomeno analizzando il riconoscimento della violazione del marchio e discutendo lo standard di risarcimento di tale violazione e i relativi aspetti fiscali.

Violazione del marchio

Il diritto all’uso esclusivo di un marchio si riferisce al diritto esclusivo concesso dalla legge al titolare del marchio di utilizzare il suo marchio registrato su determinati prodotti o servizi. Per violazione del marchio si intende quando, senza l’autorizzazione del titolare del marchio, una persona utilizza un marchio uguale o simile al marchio registrato su prodotti uguali o simili. Oppure che compie altri atti che interferiscono oppure ostacolano l’uso del marchio registrato da parte del titolare del marchio, danneggiando i diritti e gli interessi legittimi del titolare del marchio. Inoltre, per riconoscere una violazione del marchio, deve esistere un’oggettiva possibilità di confusione, vale a dire una somiglianza tale da far credere al pubblico di riferimento che i prodotti coinvolti siano fabbricati o forniti dal titolare del marchio registrato, oppure che esista una relazione d’investimento, un rapporto di franchising o di cooperazione tra il fornitore del prodotto in questione e il titolare del marchio. Inoltre, al fine di valutare più chiaramente le violazioni dei marchi, la Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata "Legge sui marchi") definisce che esistono principalmente le seguenti sette violazioni dei marchi:

• Utilizzare lo stesso marchio identico a quello registrato su uno stesso prodotto senza l’autorizzazione del titolare del marchio registrato;

• Utilizzare un marchio simile al marchio registrato su uno stesso prodotto senza l’autorizzazione del titolare del marchio registrato, o utilizzare un marchio identico o simile al marchio registrato su prodotti simili, causando così confusione;

• Vendita di prodotti che violano il diritto esclusivo di utilizzo di un marchio registrato;

• Falsificare o fabbricare loghi di marchi registrati altrui o vendere loghi di marchi registrati contraffatti o non autorizzati;

• Senza il consenso del titolare del marchio registrato, modificare il marchio registrato e rimettere in commercio i prodotti con il marchio modificato;

• Fornire deliberatamente l’opportunità di violare i diritti esclusivi dei marchi altrui e aiutare altri a violare i diritti esclusivi dei marchi;

• Arrecare altri danni al diritto esclusivo di utilizzare marchi registrati di altri.

Standard di risarcimento della violazione del marchio

Importo del risarcimento

Se il diritto all’uso esclusivo di un marchio viene violato e il beneficiario subisce un danno, l’autore della violazione è tenuto a risarcire il danno. Secondo l’Articolo 63 sulla Legge dei marchi, per determinare l’importo del risarcimento in caso di violazione del diritto esclusivo all’uso di un marchio esistono principalmente le seguenti modalità:

• Considerare le perdite effettive subite dal titolare del marchio a causa della violazione;

• Qualora sia difficile determinare le perdite effettive, l’importo del risarcimento può essere determinato in base ai guadagni che l’autore della violazione ha tratto dalla violazione stessa;

• Qualora sia difficile determinare le perdite del titolare del marchio o i guadagni ottenuti dal contraffattore, l’importo del risarcimento sarà determinato in modo ragionevole con riferimento ai multipli del canone di licenza di tale marchio;

• In caso di violazione dolosa dei diritti esclusivi di utilizzo dei marchi, nei casi più gravi, l’importo del risarcimento sarà determinato in base al metodo sopramenzionato, da una a cinque volte l’importo stabilito. L’importo del risarcimento includerà le spese ragionevolmente sostenute dal titolare del diritto per arginare la violazione.

• Nel caso in cui sia difficile determinare le perdite effettive subite dal titolare del diritto a causa della violazione o i guadagni che il contraffattore ha tratto dalla violazione o il canone di licenza del marchio registrato, la Corte del Popolo deciderà l’importo di risarcimento, che non può essere superiore a 5 milioni di RMB, in base all’entità della violazione.

2. Pratica giudiziaria

In genere, in caso di contraffazione di un marchio, è difficile per il titolare del diritto dimostrare la perdita effettiva e l’interesse guadagnato dall’autore della contraffazione. Inoltre, in molti casi, la tassa di licenza del marchio non viene pagata, per cui è difficile utilizzare la tassa di licenza del marchio come base per il giudizio.

In sintesi, per determinare l'ammontare del risarcimento, oltre ai fattori sopra menzionati, il tribunale terrà in considerazione anche la popolarità e l'influenza del marchio e della merce oggetto di contesa detenuti dal querelante, la natura della violazione da parte del convenuto, le circostanze e il grado di colpa soggettiva, e la spesa ragionevole sostenuta dal querelante per fermare la violazione. Si misurano i fattori sopra menzionati per determinare l'ammontare del risarcimento e trovare un equilibrio tra la violazione del marchio e un risarcimento ragionevole.

Trattamento fiscale del risarcimento

Quando l’autorità giudiziaria decide di risarcire la parte che ha commesso la violazione e il beneficiario riceve il risarcimento, si presenteranno questioni di trattamento fiscale, che verranno brevemente illustrati in seguito:

1. Imposte su somme percepite a titolo di risarcimento

Le imposte sui redditi da risarcimento dipendono dal tipo di risarcimento: i risarcimenti statali sono esenti da imposte, mentre i risarcimenti civili sono soggetti a imposte diverse a seconda delle circostanze.

2. Implicazioni IVA sul risarcimento in seguito a una violazione

Il risarcimento per una violazione è soggetto all’IVA, in quanto gli altri oneri citati nell’Articolo 12 e nel Paragrafo 1 dell’Articolo 6 delle “Norme per l’attuazione dei regolamenti provvisori sull’imposta del valore aggiunto” includono il risarcimento e altri oneri di varia natura riscosse dall’acquirente.

3. Deducibilità del risarcimento per violazione ai fini dell’IRES

L’importo del risarcimento per illecito civile pagato tra soggetti civili può essere dedotto per il calcolo dell’IRES, a condizione che vengano fornite le relative prove di supporto, come l’accordo di risarcimento o i documenti legali relativi al risarcimento, e la ricevuta di trasferimento del pagamento del risarcimento e altri materiali. Tuttavia, le multe e i risarcimenti riscossi dagli organi amministrativi governativi a causa di atti illeciti delle imprese non possono essere dedotti dall’IRES.

Conclusione

In conclusione, il risarcimento per violazione appartiene ai ricavi e alle spese generate nel corso dell'operazione commerciale dell'impresa, la quale deve pagare l'IVA e può anche essere dedotta dal calcolo dell’IRES, a meno che la controparte non sia un'agenzia amministrativa governativa.

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